Aukcje praw własności intelektualnej sposobem na transparentny rynek innowacji

23.10.2018

Wartość rynku praw własności intelektualnej (PWI) zwiększyła się w ciągu ostatnich lat. W szczególności patenty przestały być postrzegane wyłącznie w kategorii monopolu i uprawnień zakazowych, a stały się jednym z przedmiotów transferu technologii między przedsiębiorcami. Jednak dalszy rozwój rynku PWI jest ograniczony m.in. asymetrią informacji pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, czasochłonnością zawierania transakcji, a także niepewnością wycen PWI. Stąd zrodziła się potrzeba rozwoju nowych mechanizmów umożliwiających obrót technologiami.

Mimo że aukcje PWI znane są od dawna, to przez długi czas były jedynie przedmiotem aukcji składników masy upadłości w postępowaniach likwidacyjnych. Najszerzej komentowanymi transakcjami tego typu były sprzedaż patentów Orca Technology w 1995 r. oraz sprzedaż w 2011 r. ok. 6 tysięcy patentów Nortel Network za kwotę 4,5 miliarda dolarów na rzecz konsorcjum konkurencyjnych przedsiębiorstw (Apple, EMC, Ericsson, Microsoft, RIM, Sony). Ta druga oferta została wybrana w ramach wielostopniowej aukcji, a jej wartość stanowiła pięciokrotność początkowej propozycji Google.

Od 2004 r. zorganizowano przynajmniej 35 aukcji PWI (głównie w Stanach Zjednoczonych). Niemal 90% oferowanych praw stanowią patenty, pozostałą część obejmują prawa autorskie, znaki towarowe oraz domeny internetowe. Większość patentów dotyczy innowacji z zakresu telekomunikacji, IT oraz elektroniki.

Mimo że jedną z pierwszych aukcji PWI zorganizował w 1995 r. Uniwersytet Rockefellera, to dotychczasowy udział jednostek naukowych był niewielki.

Przebieg aukcji

Ponad połowa sprzedających PWI to przedsiębiorstwa, jedną trzecią zaś stanowią osoby fizyczne, inwestorzy. Podmiot chcący sprzedać PWI (lub udzielić licencji) zwraca się do organizatora aukcji. Sprzedawca wskazuje minimalną cenę sprzedaży (reserve price), a także przekazuje podstawowe informacje dotyczące własności, obciążeń prawa (np. zastaw zwykły, rejestrowy), znanych naruszeń, znanych sporów oraz innych zagadnień. Następnie, organizator aukcji dokonuje wyceny PWI, która zostanie ujęta w katalogu aukcyjnym.

Dwie trzecie kupujących to podmioty agregujące i niekomercjalizujące posiadanych patentów (tzw. trolle patentowe, non-practicing entities), jedną trzecią zaś stanowią inne przedsiębiorstwa. Podmioty zainteresowane nabyciem oferowanych PWI zgłaszają się do organizatorów aukcji. Następnie zobowiązani są do zdeponowania zadeklarowanej kwoty pieniężnej lub przekazania akredytywy, gwarancji bankowej. Po tym kroku przyszli oferenci mają możliwość wykonania due diligence z użyciem katalogu aukcyjnego, dostępu online do danych oferowanego PWI lub telekonferencji ze sprzedającym.

Aukcja stanowi kilkudniowe wydarzenie medialne łączące właściwą sprzedaż praw ze spotkaniami przedsiębiorców i doradców związanych z rynkiem PWI. Większość dotychczas zorganizowanych aukcji PWI opierała się na modelu angielskim, w którym licytujący zgłaszają coraz wyższą cenę nabycia, a przedmiot zostaje sprzedany, jeśli ostatnia z ofert przekracza cenę minimalną wskazaną przez sprzedającego. Ponadto, wymiana ofert może następować w formie ustnej (open-outcry) lub w formie pisemnej z wykorzystaniem zapieczętowanej koperty (sealed bid). W celu zapewnienia kupującym anonimowości większość organizatorów aukcji PWI umożliwia ofertowanie przez telefon, Internet lub poprzez pełnomocnika. W takich aukcjach oferenci konkurują ceną za nabycie całości PWI, ewentualnie wartością opłat licencyjnych.

Prawa będące przedmiotem aukcji oferowane są pojedynczo lub w grupach stworzonych przez sprzedających. Mimo że wycena portfolio patentów może być trudniejsza, to taka złożona oferta może korzystać z efektu synergii, ponieważ umożliwia produkcję gotowego rozwiązania. Ponadto warto zwrócić uwagę, że w przypadku nieudzielenia przybicia, możliwe jest zawarcie umowy przenoszącej PWI poza aukcją, gdy jest już znana szacunkowa wartość rynkowa PWI i zainteresowanie uczestników obrotu.

Potencjalne korzyści

Do najistotniejszych korzyści z uczestnictwa w aukcjach PWI należy skrócenie czasu zawarcia transakcji. Od momentu bowiem zaoferowania prawa do jego faktycznej sprzedaży mija ok. 7 miesięcy, z czego 4–12 tygodni zajmuje due diligence praw. Analiza ta zwykle ograniczona jest do kwestii prawnych oraz wyceny całości prawa, ponieważ ocena finansowych możliwości oferentów jest wykonywana przez organizatora.

Ponadto, organizatorzy, promując aukcję PWI, wyszukują potencjalnych nabywców, przejmują znaczną część kosztów marketingu związanych z oferowaniem PWI i przyczyniają się do promocji podmiotów oferujących prawa.

Aukcje mają charakter międzynarodowy i nie są ograniczone do konkretnych sektorów gospodarki, dlatego też porównanie wyceny organizatora z faktycznie uzyskaną ceną (ofertą) umożliwia lepszą wycenę patentów w przyszłości zarówno przez uczestników aukcji, jak i inne podmioty. Taka analiza umożliwia znalezienie zależności między wartością PWI a rokiem uzyskania ochrony, liczbą cytowania, zastrzeżeń itp.

Na co zwrócić uwagę

Największą bolączką organizowanych aukcji PWI jest niewielka podaż oferowanych PWI. Jeśli prawa te zbywane są przez podmiot, który samodzielnie nie może wprowadzić ich na rynek (np. przez jednostkę naukową, osobę fizyczną), to mogą one mieć wyższą wartość niż prawa oferowane przez przedsiębiorców. Firmy bowiem, wybierając PWI do sprzedaży, uznają je za mniej istotne dla prowadzenia własnej działalności [1].

Warto także pamiętać, że częstymi nabywcami PWI są podmioty agregujące prawa celem ich dalszego licencjonowania lub prowadzenia sporów (są to tzw. trolle patentowe). Dodatkowo, oferenci konkurują ceną nabycia całości PWI i dlatego pojawiła się konieczność ustalenia całkowitej wartości patentu wraz z potencjalnymi korzyściami z wprowadzenia go na rynek. Taka wycena może wymagać więcej czasu niż zapewniany przez organizatora aukcji.

Polska perspektywa

Mimo że brak jest podobnych doświadczeń na polskim rynku, to oferowanie PWI w ramach aukcji mogłoby stanowić narzędzie promocji jednostek naukowych i jedną z wielu metod komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

W polskim prawie organizacja aukcji została uregulowana w art. 701–705 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przepisy te m.in. wskazują konieczne elementy ogłoszenia o aukcji, tj. oznaczenie czasu, miejsca i przedmiotu aukcji. Ponadto organizator ma obowiązek albo zamieścić w ogłoszeniu warunki aukcji, albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków. Warto również pamiętać, że uczestnicy aukcji związani są jej wynikiem, mimo niespełnienia szczególnych wymagań stawianych przez ustawę dla ważności zawieranej umowy (np. forma pisemna).

Małgorzata Darowska, Marcin Alberski


[1] Szerzej na ten temat: H. Niioka, Patent auctions: business and investment strategy in IP commercialization, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006, nr 11(1), s. 728–731.

Wstecz