Jaki system ochrony patentowej wybrać? Kiedy warto patentować?

21.09.2018

Skuteczna ochrona innowacyjnych osiągnięć dynamizuje rozwój jednostki i gwarantuje rentowność prowadzonej przez nią działalności. Jej zapewnienie wymaga doboru odpowiednich narzędzi prawnych, uwzględniających specyfikę branży, rodzaj wiedzy, którą chcemy chronić oraz charakterystykę poszczególnych systemów ochrony.

Co i gdzie patentować?

Najbardziej intuicyjnym, choć niestety ciągle zbyt rzadko wykorzystywanym narzędziem ochrony innowacyjnych rozwiązań jest patent. Daje on ograniczone czasowo i terytorialnie prawo wyłącznego korzystania z wynalazku i czerpania z niego korzyści. Aby rozwiązanie mogło podlegać opatentowaniu, musi ono mieć charakter techniczny. Co do zasady nie ma zatem możliwości uzyskania ochrony patentowej na idee, koncepcje, modele i metody prowadzenia działalności gospodarczej, bazy danych, czy wzory dokumentów handlowych. Nie są one bowiem rozwiązaniami technicznymi. Wynalazek musi ponadto posiadać tzw. zdolność patentową, której przesłankami są: nowość w skali globalnej, poziom wynalazczy (nieoczywistość) oraz możliwość przemysłowego zastosowania.

[Procedura krajowa]

Co do zasady patent obowiązuje na terytorium właściwości urzędu patentowego, który go udzielił. Ochrona patentowa uzyskana w procedurze krajowej obowiązuje więc tylko na terytorium danego kraju. Procedura ta powinna być wykorzystywana przez jednostki, które są zainteresowane komercjalizacją swojego rozwiązania wyłącznie na obszarze jednego państwa, co w dobie gospodarki globalnej jest raczej sporadyczne.

W przypadku, gdy strategia jednostki zakłada komercjalizację rozwiązania poza granicami jednego państwa, konieczne jest uzyskanie ochrony patentowej obowiązującej na terytorium kilku państw. W tym celu możliwe jest dokonanie zgłoszenia w procedurze regionalnej (np. przed Europejskim Urzędem Patentowym – EPO) lub procedurze międzynarodowej. Należy przy tym pamiętać, że wynalazek zgłaszany przez polską osobę prawną lub obywatela polskiego zamieszkałego w Polsce może być zgłoszony za granicą dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym RP (lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP w przypadku europejskich zgłoszeń patentowych).  

[Procedura międzynarodowa]

Procedura międzynarodowa pozwala na dokonanie jednego zgłoszenia patentowego w kilku państwach jednocześnie. Możliwe jest również wyznaczenie grupy państw (np. państw-stron konwencji o patencie europejskim). Zgłoszenie składa się na ujednoliconym formularzu w wybranym urzędzie krajowym we właściwym języku urzędowym. Dzięki temu nie ma konieczności dostosowywania dokumentacji patentowej do wymogów formalnych obowiązujących w różnych państwach, ani tłumaczenia jej na poszczególne języki urzędowe. Po zakończeniu fazy międzynarodowej zgłoszenie wchodzi w fazę krajową (lub regionalną), w ramach której poszczególne urzędy krajowe na podstawie krajowych przepisów badają zgłoszenie pod kątem formalnym i merytorycznym. Pomimo daleko idącej harmonizacji prawa patentowego zdarza się, że w niektórych państwach wynalazek uzyskuje ochronę patentową, w innych zaś wydawane są decyzje odmowne.

[Procedura europejska]

Postępowanie przed EPO w jego obecnym kształcie umożliwia uzyskanie ochrony patentowej we wszystkich państwach-stronach konwencji o patencie europejskim za pomocą jednego zgłoszenia składanego w bezpośrednio lub za pośrednictwem urzędów krajowych w EPO. Badanie zdolności patentowej rozwiązania jest dokonywane przez EPO w oparciu o jednolite kryteria. Po uzyskaniu patentu europejskiego należy przeprowadzić procedurę walidacji w poszczególnych państwach. Patent europejski stanowi wiązkę patentów krajowych, co oznacza, że podlega on tym samym warunkom, co patent krajowy w danym państwie. Obecnie Komisja Europejska prowadzi prace zmierzające do wprowadzenia tzw. patentu o skutku jednolitym. Zgodnie z przyjętymi założeniami patent ten ma zapewnić jednolitą ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej, bez konieczności dokonywania walidacji.  

Patent, czyli qui pro quo

W zamian za przyznaną, czasową wyłączność, w celu stymulacji postępu technologicznego i rozwoju społecznego, właściciel patentu jest zobowiązany do ujawnienia istoty wynalazku innym uczestnikom rynku. Ujawnienie to powinno dotyczyć wszystkich cech technicznych wynalazku i być wystarczająco jasne i wyczerpujące. W praktyce oznacza to, że opis patentowy musi zawierać kompletne informacje o wynalazku tak, aby znawca w danej dziedzinie techniki na jego podstawie był w stanie odtworzyć wynalazek, bez przeprowadzania dodatkowych prac badawczych, wykraczających poza czynności rutynowe. W opisie wynalazku musi być podany co najmniej jeden sposób jego wykonania.

Obowiązek ujawnienia istoty wynalazku ma poważne konsekwencje. Jako że opis patentowy jest udostępniany w ogólnodostępnych publikatorach, ujawnienie ma zawsze charakter globalny, nawet gdy uzyskana ochrona patentowa dotyczy tylko ograniczonego terytorium. Co więcej, po upływie 20-letniego okresu ochrona patentowa wygasa a rozwiązanie objęte patentem trafia do domeny publicznej. Oznacza to, że wynalazek po wygaśnięciu ochrony może ono być wykorzystywane przez każdego bez żadnych ograniczeń.

Kiedy warto patentować?

Patentem nie mogą być chronione wartości niematerialne jednostki, które nie posiadają zdolności patentowej (np. metody prowadzenia działalności, wdrażane procedury itp.). Mogą one jednak być chronione jako know-how. Ochrona know-how polega na nieujawnianiu jego istoty i objęciu go tajemnicą przedsiębiorstwa. Jedną z najprostszych metod jej zapewnienia jest podpisywanie z pracownikami, współpracownikami oraz kontrahentami odpowiednich umów do zachowania poufności.

Know-how może obejmować również rozwiązania o charakterze technicznym, na które mógłby być udzielony patent. Niekiedy bowiem decyzja o nieubieganiu się o ochronę patentową motywowana jest brakiem chęci ujawniania wynalazku. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których czas trwania ochrony patentowej jest nieadekwatny do cyklu życia wynalazku i okresu, w którym możliwa jest realizacja zysków związanych z jego eksploatacją. W niektórych branżach wynalazki żyją krócej niż trwałaby sama procedura uzyskania patentu. W innych z kolei 20-letni okres ochrony patentowej może być niewystarczający.

Z drugiej strony niektóre jednostki decydują się na dokonanie zgłoszenia patentowego rozwiązania pozbawionego zdolności patentowej, wykorzystując je jako element gry rynkowej. Pozwala to na utrzymywanie konkurentów w niepewności co do możliwości wykorzystania danego rozwiązania do czasu ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia patentu. A w przypadku uzyskania patentu, zmuszona ich do podjęcia kroków prawnych w celu jego unieważnienia.

Decyzja o ubieganiu się o ochronę patentową oraz wyborze jej zakresu powinna być oparta na szczegółowej analizie wielu czynników. Zależy ona między innymi od specyfiki danego rynku, pozycji rynkowej przedsiębiorstw współpracujących z jednostką w zakresie komercjalizacji jej rozwiązań, cyklu życia wynalazków oraz oczekiwanego okresu realizacji zysków wynikających z wyłącznego prawa do korzystania z niego.

Marta Koremba - Associate w Bird & Bird

Wstecz