Modele umów konsorcjum w komercjalizacji wyników badań

15.11.2017

Odnosząc się do procesów komercjalizacyjnych wielokrotnie omawiano również kwestie związane z tzw. badaniami zleconymi, czyli krótko mówiąc usługami badawczymi. Ze względu na to, że istotą tych umów jest usługa, a nie obrót dobrem intelektualnym wielu ekspertów zwraca uwagę, że jest to mechanizm często wykraczający poza definicje komercjalizacji (bezpośredniej czy pośredniej). Praktyka współpracy pomiędzy nauką i biznesem wskazuje  jednak, że ta forma jest dość popularna i zawiera np. elementy licencji czy przekazania praw do wytworzonego dobra intelektualnego, stąd bardzo często te umowy łączą w sobie usługę badawczą i komercjalizację wyników tych badań, mimo, iż na pierwszy rzut oka nie spełniają wymagań ustawowych. Można zatem mówić o pewnej konwergencji usług badawczych i komercjalizacji wyników badań w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Nieco inna sytuacja jeżeli chodzi o modelowe rozwiązania umowne jest w przypadku umów multilateralnych czyli umów wielostronnych – w praktyce najczęściej są to umowy konsorcjum. Dotyczą one zarówno realizacji projektów badawczych, ale bardzo często odnoszą się one również do wyników przeprowadzonych wspólnie prac badawczych. Modele zarządzania wytworzonymi dobrami intelektualnymi pojawiają się również w praktyce – np. wzorce przedstawione przez zespół Lamberta w Wielkiej Brytanii. Praktyka autorów wskazuje, że w Polsce najczęściej umowy konsorcjum zawiera się w sytuacji, kiedy należy połączyć unikalne kompetencje i/lub posiadane zasoby. Najczęściej z wyników tego typu prac korzystają wszyscy członkowie konsorcjum, choć modele związane z zarządzaniem tymi wynikami są różne.

Opierając się zatem na praktyce opracowano trzy modelowe rozwiązania dla współpracy w ramach projektowanego konsorcjum. W pierwszym z rozwiązań - wszystkie zaangażowane podmioty pracują wspólnie przy realizacji Projektu [model A] i zakładają, że w określonym w umowie zakresie wykorzystywać będą (tak w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zrealizowaniu wyniki prac).

W drugim modelu [model B] - każda ze stron niebędących liderem konsorcjum udziela liderowi konsorcjum licencji na korzystanie ze „swojej” części wyników, w celu umożliwienia liderowi komercyjnego wykorzystania rozwiązania stanowiącego wynik - jako całość. Lider dokonuje w stosunku do pozostałych stron opłat licencyjnych zgodnie z założonym harmonogramem. Opłaty licencyjne mogą przybierać postać opłat jednorazowych, bądź okresowych (np. rocznych, kwartalnych, miesięcznych). Wysokość opłat może być bądź to ustalona przez strony w umowie (tu w załączniku do niej), bądź stanowić procent dochodów lub przychodów lidera konsorcjum osiąganych w związku z korzystaniem z wyników w ramach jego działalności. 

W modelu trzecim [model C] - założenie jest podobne do założenia przyjętego w [B] co do zasad dalszego korzystania z wyników, jednak przy jednoczesnym (odmiennie niż w [B]) przeniesieniu praw własności intelektualnej na lidera konsorcjum. 

Z sytuacją, w której to lider konsorcjum podejmuje się komercjalizacji wyników badań w praktyce mamy do czynienia najczęściej. W modelowym ujęciu można sobie jednak wyobrazić sytuację, w której członkowie konsorcjum wybierają jedną jednostkę poza liderem konsorcjum, która odpowiedzialna będzie za komercjalizację. Może to być np. sytuacja, w której członkami konsorcjum są jednostki naukowe i przedsiębiorca. Liderem jest jedna z tych jednostek, a stroną odpowiedzialną za komercjalizację – przedsiębiorca.

Model A będzie najbardziej odpowiedni dla takich rozwiązań, w których każda ze Stron zainteresowana jest wykorzystaniem rozwiązań uzyskanych w wyniku współpracy w dalszej swojej działalności. 

Model B i C jest założeniem odpowiednim dla sytuacji, w której to jeden podmiot (lider konsorcjum) ma potencjał do samodzielnego wykorzystywania rozwiązań uzyskanych w ramach Projektu w swojej działalności gospodarczej.

Model B wydaje się być bardziej zrównoważony - założeniem jest udzielenie licencji liderowi konsorcjum, który następnie wykorzystuje wyniki w swojej działalności gospodarczej, przy jednoczesnym podziale zysków (lub dochodów) wynikających z korzystania z tychże wyników z pozostałymi członkami konsorcjum. Podział tych zysków wyrażać się może w ustanowieniu opłat licencyjnych płatnych cyklicznie na rzecz pozostałych członków konsorcjum - w wysokości stanowiącej procent przychodu lub dochodu z działalności związanej z korzystaniem z wyników. 

Model C jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla lidera konsorcjum, który przejmować będzie prawa własności intelektualnej od pozostałych stron umowy. Rozwiązanie takie może być właściwe na przykład w sytuacji, gdy lider konsorcjum jest podmiotem o największym zaangażowaniu finansowym w realizację projektu. 

Przedstawione modele to oczywiście tylko przykłady możliwych scenariuszy związanych z zarządzaniem wynikami badań w ramach konsorcjum. Oczywiście każdy przypadek wymaga dostosowania do indywidualnych uwarunkowań.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Bartosz Jóźwiak, Zbigniew Krzewiński 

Wstecz