Umowa licencyjna jako jedna z głównych form komercjalizacji

05.09.2018

Na najbardziej dojrzałych rynkach (zwłaszcza na rynku amerykańskim) najbardziej popularną formą (ścieżką) komercjalizacji (bezpośredniej) jest licencja, a podstawowym dokumentem, na podstawie którego jest udzielana licencja jest umowa licencyjna. Licencji udziela się z reguły na rzecz użytkowników końcowych, ale możliwa jest również sytuacja, w której licencjobiorcy (posiadając prawo do sublicencjonowania) udzielają dalszych (sub)licencji jako dystrybutorzy powstałego rozwiązania. W przypadku komercjalizacji wyników badań przedmiotem licencji jest zazwyczaj dobro intelektualne i/lub know-how. To ostatnie może występować odrębnie jako niezależne dobro lub towarzyszyć innym dobrom intelektualnym.

Przedmiotem licencji najczęściej jest utwór (np. oprogramowanie) podlegający ochronie prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia z dnia 4 lutego 1994 r., Dz.U. 2017 nr 0 poz. 880) z mocy prawa (ex lege) lub wynalazek i inne przedmioty prawa własności przemysłowej (Ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz.U. 2017 nr 0 poz. 776) – w tym wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe itd. – podlegające ochronie z momentem rejestracji w odpowiednim rejestrze Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub rejestrach  międzynarodowych.

Jak wcześniej wspomniano również know how, a więc konkretna wiedza na temat tego w jaki sposób można coś wykonać, utrwalona materialnie a więc np. spisana na kartce papieru / zapisana na dowolnym nośniku elektronicznym: CD, DVD, PENDRIVE (np. receptura) słownie lub graficznie, może stanowić jako utwór przedmiot ochrony prawa autorskiego i tym samym umowy licencyjnej. Podstawowym bowiem środkiem ochrony know how jest tajemnica przedsiębiorstwa uregulowana w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503), w której jest definiowana jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 ww. ustawy). Aby jednocześnie chronić know how na zasadach prawa autorskiego i udzielać w tym zakresie licencji, musi być ono utrwalone na nośniku materialnym.

Umowa licencyjna może zatem stanowić uniwersalne narzędzie do udzielania zgody na korzystanie z określonych dóbr intelektualnych (niematerialnych) w uregulowanym między stronami umowy zakresie (pola eksploatacji i stosowny rodzaj licencji). Każda umowa wymaga odpowiedniego dostosowania do indywidulanego stanu faktycznego i tym samym potrzeb stron ją zawierających. Nie jest realne stworzenie jednego wzoru umowy licencyjnej mającej charakter uniwersalny. Warto jednak pamiętać o podstawowych postanowieniach umowy licencyjnej, które zapewnią stronom transparentne i bezpieczne korzystanie z przedmiotu licencji, która obecnie stanowi podstawowy model biznesowy komercjalizacji różnych rozwiązań powstałych na rynku.

Ogromną zaletą umowy licencyjnej w porównaniu do umowy w przedmiocie przeniesienia autorskich praw majątkowych lub prawa z rejestracji lub uprawnienia do dokonania rejestracji przedmiotu prawa własności przemysłowej, jest pozostanie własności praw po stronie twórcy, który nadal jest uprawniony do rozwoju i ulepszania swojego produktu z jednoczesnym wprowadzeniem go na rynek.

Zamieszczony w załączeniu wzór stanowi propozycję brzmienia poszczególnych postanowień (klauzul) umowy licencyjnej, które mogą mieć zastosowanie w obrocie. Warto pamiętać o określeniu przedmiotu licencji, jej rodzaju, czasookresu, na jaki jest udzielana, polach eksploatacji wyznaczających zakres korzystania przez licencjobiorcę, autorskich prawach zależnych, odpowiedzialności stron umowy – w tym warunkach opieki autorskiej (serwisowania) dotyczącej przedmiotu umowy i wielu innych kwestiach ujętych w zaproponowanym projekcie Umowy.

Przy konstruowaniu docelowej umowy licencyjnej warto jeszcze poznać standardową typologię licencji. Najczęściej są to alternatywne możliwości tj.:

1. Licencja wyłączna – Licencjodawca udziela licencji tylko jednemu Licencjobiorcy na wyłączność – w zakresie określonym w Umowie.

2. Licencja niewyłączna – Licencjodawca może udzielać licencji innym Licencjobiorcom – w takim samym zakresie co w przedmiotowej Umowie.

3. Licencja pełna – Licencjobiorca może korzystać z przedmiotu licencji jak Licencjodawca (w tym samym zakresie).

4. Licencja ograniczona - Licencjobiorca może korzystać z przedmiotu licencji w ograniczonym w Umowie zakresie.

5. Licencja odpłatna – udzielana za wynagrodzeniem.

6. Licencja nieodpłatna – udzielana bez wynagrodzenia.

W doktrynie i orzecznictwie przeważa pogląd za udzielaniem licencji ograniczonej z podaniem zakresu korzystania z przedmiotu licencji z wymienieniem konkretnych pól eksploatacji niż licencji pełnej. W ten sposób można sobie wyobrazić np. udzielenie kilku odpłatnych licencji wyłącznych na odrębnych, zdefiniowanych polach eksploatacji.  Rodzi to mniej konfliktów między Stronami Umowy w przyszłości i pewność co do zakresu korzystania z przedmiotu licencji.  Oczywiście jest możliwe w przyszłości udzielenie licencji na kolejnych polach eksploatacji, choć jednocześnie należy zaznaczyć, że niezbędne jest bardzo precyzyjne określenie tych pól eksploatacji, na które licencji udzielono.

Bardzo istotne może być również uregulowanie tzw. praw zależnych, które umożliwiają wykonywanie niezbędnych poprawek i adaptacji w utworze. Należy jednak pamiętać, aby te poprawki uwzględniały ewentualne wytyczne dotyczące przeznaczenia i funkcji jaką ma realizować wytworzony utwór.

Należy pamiętać, że dobrze napisana umowa licencyjna może zniwelować wiele wątpliwości i konfliktów, mogących wystąpić w przyszłości, a także wpływa na pewność obrotu dobrami intelektualnymi, stanowiącymi przedmiot umów licencyjnych.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na

Jakub Horn, Zbigniew Krzewiński 

Wstecz