Umowa o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na prawie wyłącznym

01.10.2018

1. Uwagi ogólne

Zastaw jest rzeczowym zabezpieczeniem wierzytelności należącym do grupy tzw. praw zastawniczych.  Zabezpieczenie to charakteryzuje się tym, że właściciel rzeczy lub prawa oddaje rzecz wierzycielowi lub osobie trzeciej (zastawnikowi) w celu zabezpieczenia wierzytelności. 

Zgodnie z art. 306 § 1 KC ustanowienie zastawu w wierzytelności polega na tym, że zastawnik, na rzecz którego zastawca ustanowił zastaw na rzeczy, może – w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez zastawcę – dochodzić zaspokojenia swych roszczeń z rzeczy zastawionej, bez względu na to, czyją stała się ona własnością, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy (wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne). 

Celem ustanowienia zastawu jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności (na przykład z tytułu opłat licencyjnych), tzn. gwarantuje zastawnikowi możliwość zaspokojenia wierzytelności służącej mu wobec dłużnika ustanawiającego zastaw („zastawcy”) w razie, gdy dłużnik (licencjobiorca) nie spełni świadczenia w ogóle lub spełni je nienależycie (na przykład wniesie tylko część należnych opłat). Można nim zabezpieczyć także wierzytelności niepieniężne (na przykład obowiązek współpracy nad doskonaleniem wynalazku). Przedmiotem zabezpieczenia jest z reguły wierzytelność już istniejąca, choć jeszcze niewymagalna. Zastaw może jednak zabezpieczać także wierzytelność przyszłą, tj. taką, która dopiero powstanie (na przykład opłaty licencyjne za przyszłe okresy obliczeniowe), a nawet warunkową (na przykład zobowiązanie się właściciela wynalazku zgłoszonego w UP do udzielenia określonej osobie licencji, pod warunkiem uzyskania patentu na wynalazek). 

Przedmiotem zastawu mogą być rzeczy ruchome lub prawa. Zazwyczaj są to rzeczy oznaczone co do tożsamości, jak również rzeczy oznaczone co do gatunku. Zgodnie z art. 327 KC przedmiotem zastawu mogą być prawa, o ile są zbywalne. Zdaniem L. Żelechowskiego1 wyłączenie danego przedmiotu czy rzeczy lub prawa zbywalnego spod egzekucji nie wyłącza możliwości rozporządzenia prawem i ustanowienia na nim zastawu.  Wskazać należy, że przedmiotem zastawu nie mogą być prawa osobiste twórcy wynalazku – prawo do autorstwa wynalazku, czy prawo użytkowania praw wyłącznych. 

2. Ustanowienie zastawu

Zastaw na prawach powstaje podstawie umowy między właścicielem rzeczy (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz poprzez wydanie rzeczy zastawnikowi lub osobie trzeciej. Zgodnie z art. 328 KC do zastawu na prawach stosuje się przepisy o zastawie na rzeczach ruchomych z zachowaniem przepisów dotyczących zastawu na prawach.  

W myśl tych przepisów, do ustanowienia zastawu konieczne jest zawarcie umowy umowa pomiędzy właścicielem rzeczy a wierzycielem. Jednakże umowa o ustanowienie zastawu powinna być zawarta na piśmie z datą pewną.  

Jak wskazuje L. Żelechowski2 prawnym czynnikiem ryzyka, który należy uwzględnić, rozważając zabezpieczenie wierzytelności zastawem na patencie, jest ograniczony czas trwania patentu oraz możliwość jego ustania przed upływem maksymalnego okresu ochrony.  Wskazać również należy, że zgodnie z art. 90 ust. 1 PrWłPrzem zrzeczenie się patentu zależy wymaga zgody wierzyciela zastawnego. 

3. Zastaw rejestrowy 

Szczególną formą zastawu jest zastaw rejestrowy, unormowany w ustawie z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2017 r. poz.1278 ze zm.). Jego przedmiotem, jak to expressis verbis mówi art. 7 ust. 2 pkt 5 ZastRejU, mogą być między innymi prawa na dobrach niematerialnych. Zgodnie z art. 67 ust 4 ustanowienie zastawu rejestrowego na patencie jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru zastawów i podlega ujawnieniu w rejestrze patentowym. 

4. Patent jako przedmiot zastawu

Przedmiotem zastawu3 mogą być zarówno patent, jak i prawa ochronne, a także prawa do uzyskania praw wyłącznych na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, a także prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa.  W przypadku patentu spełniona jest podstawowa przesłanka ustanowienia zastawu na prawach, jaką jest zbywalność prawa. Możliwe jest również prowadzenie egzekucji z patentu4. Wyraźnie wspomina o tej możliwości art. 910(1) k.p.c., na podstawie którego komornik, dokonując zajęcia m.in. prawa z patentu, przesyła do UP wniosek o wpis informacji o zajęciu do rejestru patentowego.

5. Orzecznictwo 

1. Postanowienie SN z dnia 9.10.2009 r., IV CSK 216/09

Przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r.o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2009 r., Nr 67, poz. 569) wymaganie, aby strony w umowie zastawniczej ściśle oznaczyły wartość przedmiotu zastawu oznacza - w odniesieniu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - określenie ich wartości rynkowej.

2. Wyrok SA w Krakowie z dnia 20.11.2012 r., I ACa 1055/12

Akcesoryjność przedmiotu zastawu w stosunku do wierzytelności, którą zabezpiecza, powoduje, że w sensie materialnym nie może istnieć zastaw bez wierzytelności. Zatem każde wygaśnięcie wierzytelności, choćby w części, powoduje odpowiednie wygaśnięcie zastawu (art. 18 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. - Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.). Oczywistym jest również, że niepowstanie wierzytelności przyszłej, którą zastaw miał zabezpieczać, pociąga za sobą brak zastawu.

Ustawodawca nie przewidział w art. 18 ani dalszym ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów odrębnej podstawy wygaśnięcia zastawu w sytuacji, gdy w ogóle nie dochodzi do powstania wierzytelności. Uczynił to zasadnie, gdyż trudno mówić o wygaśnięciu zastawu w sytuacji, gdy on w ogóle nie powstał. Trzeba zatem odróżniać zastaw rejestrowy w znaczeniu materialnoprawnym od prawa zastawu rejestrowego wpisanego do rejestru zastawów, które może nie pokrywać się z rzeczywistością prawną, zatem powinno ulec wykreśleniu. Wszak art. 19 ustawy stanowi, że w przypadku wygaśnięcia zastawu rejestrowego podlega on wykreśleniu z rejestru zastawów.

3. Wyrok z dnia 18.02.2004 r., V CK 241/03

W razie skierowania egzekucji do przedmiotu obciążonego zastawem, zastawnik może w drodze powództwa żądać wyłączenia tego przedmiotu od egzekucji, jeżeli zabezpieczona zastawem wierzytelność nie jest jeszcze w całości wymagalna.

4. Wyrok SA z Białegostoku z dnia 10.04.2014 r., I ACa 23/14

Na tle umów opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.), a więc w odniesieniu do przejęcia rzeczy powszechnie występujących w obrocie, należy kwestionować powiązanie średniej ceny rzeczy z datą jakąkolwiek inną niż złożenie oświadczenia o przejęciu, ze względu na sprzeczność z art. 23 ust. 2 tejże ustawy, w którym określono jako miarodajną datę przejęcia.

5. Postanowienie SN z dnia 24 sierpnia 2005 r., II CK 53/05

Umowa ustanawiająca zastaw rejestrowy na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarta z naruszeniem wymagań co do formy pisemnej szczególnej, wymienionej w art. 180 KSH (brak notarialnie poświadczonych podpisów), jest nieważna (art. 73 § 2 KC) i nie może stanowić podstawy wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów (art. 3 ust. 1 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów - Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.).

6. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14.09.2017 r., V CSK 680/16

W postępowaniu rejestrowym o wpis zastawu nie można generalnie wykluczyć możliwości posiadania interesu prawnego uzasadniającego przymiot zainteresowanego przez inny podmiot, niż objęty zakresem stosunku prawnego umowy zastawniczej.

7. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 13 maja 2010 r., I SA/Łd 245/10 

Z wykładni gramatycznej art. 67 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), w którym użyto sformułowania "staje się skuteczne wobec osób trzecich", wynika jednoznacznie, że wskutek zawarcia pisemnej umowy o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy, do przeniesienia prawa między stronami (które niewątpliwie nie są osobami trzecimi) dochodzi już w dniu zawarcia umowy lub ewentualnie w innej dacie, określonej w umowie. Jednakże do chwili wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego, nabywca prawa ochronnego nie może skutecznie powoływać się na swoje uprawnienia wobec osób trzecich.

1 L. Żelechowski, Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej, Warszawa 2011, s. 178 i n.

2 Tamże, s. 186 i n.

3 R. Skubisz (red.) Prawo własności przemysłowej Tom 14 A System Prawa Prywatnego. Warszawa 2017.

4 L. Żelechowski, Ibidem

Wstecz