Umowa know-how z komentarzem

06.09.2018

I. Uwagi ogólne

Jak wskazuje U. Promińska1 termin know-how przez długi czas należał jedynie do języka potocznego lub prawniczego i oznaczał poufne informacje mające wartość gospodarczą. Dopiero od niedawna stanowi pojęcie prawne, a jego normatywne definicje są konstruowane na użytek określonych aktów prawnych i nie są tożsame. W związku z tym wiele wątpliwości powstaje w związku z określeniem natury prawnej know-how oraz określeniem zakresów pojęć pokrewnych dotyczących informacji poufnych w tym „tajemnicy przedsiębiorstwa”. Jednak za U. Promińską wskazać należy, że istnieje zgodność poglądów w piśmiennictwie w zakresie uznania know-how za majątkowe dobro niematerialne, którym dysponent może rozporządzać, jak również przyjmuje się zdolność aportową know-how2, a więc dopuszczalność wniesienia poufnych informacji jako aportu do spółki, jak również ich przekazania innej osobie na podstawie umowy. 

Możliwość zawierania umów know-how nie jest kwestionowana w literaturze i ma podstawę w art. 353(1) KC. Istotna jednak pozostaje ocena konkretnego stosunku prawnego z niej wynikającego, z punktu widzenia zgodności z ustawą, naturą tego stosunku i zasadami współżycia społecznego. Jednocześnie należy wskazać na regulację zawartą w art. 79 PrWłPrzem, który wyznacza podstawy prawne dla umowy, której przedmiotem jest umożliwienie korzystania z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy.

II. Know-how

Charakter prawny know-how od dawna budzi w literaturze przedmiotu wątpliwości. Wątpliwości budzi również uznanie istnienia prawa podmiotowego do know-how.3 W literaturze wskazuje się, że wiedza i doświadczenie jako know-how niezbędne jest jedynie, aby miała ona charakter techniczny, praktyczne zastosowanie w produkcji i była poufna. Know-how rozumie się też jako wiadomości i doświadczenia o charakterze technicznym, handlowym, administracyjnym i finansowym, nadające się do stosowania w działalności przedsiębiorstwa lub w wykonywaniu zawodu.4 W dawniejszej literaturze przedmiotu ujmowana również know-how jako dobro osobiste.

Za U. Promińską5 uznać należy, że przedmiotem umowy know-how, w przeciwieństwie do umowy licencyjnej, nie jest prawo, lecz wiadomości i doświadczenia techniczne dotyczące produkcji, które:

  • są rezultatem wysiłku intelektualnego lub zabiegów organizacyjnych uprawnionego, ale nie są nierozerwalnie z nim złączone. Nie można upatrywać w know-how wyłącznie umiejętności lub zręczności technicznej tej osoby, która je posiadła;
  • wykazują użyteczność w produkcji;
  • możliwe jest ich wydzielenie w taki sposób, aby mogły być samodzielnym przedmiotem obrotu;
  • są identyfikowalne na podstawie takiego opisu, który bez uchybienia tajemnicy, w sposób staranny i precyzyjny oznaczy przedmiot umowy;
  • są nieujawnione, tzn. nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne nawet dla znawców przedmiotu, a jednocześnie dysponent zachowuje je w poufności;

III. Umowa know-how

W literaturze przedmiotu przyjmuje się zarówno określenie umowa know-how, jak i umowa o przekazanie know- how.6

Umowa know-how jest umową nienazwaną, określaną przez same strony, jednakże z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności stosuje się przepisy ogólne KC, przepisy Księgi III KC, a następnie odpowiednio (w takim zakresie, w jakim umożliwia to właściwość tej umowy) przepisy dotyczące umowy licencyjnej.


Jak wskazuje U. Promińska7 funkcją społeczno-gospodarczą umowy jest umożliwienie beneficjentowi możliwości korzystania z określonej wiedzy i doświadczeń technicznych, stanowiących tajemnicę przekazującego. Udostępnienie własnej wiedzy następuje za zapłatą.  

Treść umowy obejmuje zobowiązanie przekazującego do przekazania beneficjentowi know-how, uprawnienie beneficjenta do korzystania z know-how, zobowiązanie beneficjenta do zapłaty wynagrodzenia, zobowiązanie obu stron do zachowania know-how w poufności.

Zobowiązanie beneficjenta do zapłaty za korzystanie z know-how, może stanowić opłatę jednorazową, okresową, ryczałtową bądź stanowić pewien procent od obrotu, zysku lub wielkości produkcji. Jednak jak wskazuje U. Promińska8 nie można wykluczyć nieodpłatnego przekazania know-how.

Wskazać należy, że obowiązek zachowania know-how w poufności dotyczy zarówno przekazującego, jak i beneficjenta. Przekazujący ma jednak obowiązek zarówno przekazać wiedzę o charakterze poufnym i doświadczenie techniczne, jak również utrzymać przedmiot własnego świadczenia w takim stanie przez cały czas trwania umowy. Utrata przez know-how cechy poufności rodzi niemożliwość następczą świadczenia i prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania ex nunc.9

Jak wskazuje U. Promińska10 ważne jest odróżnienie ujawnienia know-how od jego przekazania osobie trzeciej z zastrzeżeniem poufności. W związku z tym możliwe jest przekazanie know-how kilku przedsiębiorcom na podstawie odrębnych umów z zastrzeżeniem zachowania tajemnicy. Jest także możliwe umowne zastrzeżenie wyłączności dla beneficjenta. 

IV. Orzecznictwo

1. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5.11.2004 r., I SA/Gd 952/01, Legalis

„(…) ustawodawca pojęciem "know-how" po pierwsze obejmuje udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, a po drugie informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.”

2. Wyrok NSA z dnia 9.06.1996 r., I SA/ Łd 556/96

Wprawdzie art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje odrębnie dla potrzeb tego podatku czynności składające się na wykonywanie umowy know-how, jeśli skutkują one uzyskaniem dochodu. Opodatkowane są należności z tytułu udostępnienia tajemnicy receptury lub informacji związanych ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (jeśli chodzi o ten zakres definicji know-how, który może być przedmiotem analiz).

3. Wyrok NSA z dnia 31.07.2003 r., I SA/ Łd 556/96

Know-how jest to zespół informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we właściwej formie. Termin „poufny” oznacza, że przedmiot umowy nie jest powszechnie dostępny i znamy. Termin „istotny” oznacza, że informacje są ważne i niebanalne, zaś termin „zidentyfikowany” oznacza, że know-how jest opisane lub utrwalone w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie, że spełnia ono kryterium po ufności i istotności.

4. Wyrok NSA z 20.09.2005 r, FSK 2077/04, Legalis

Zbiór informacji techniczny objętych umową zawierał cechy wskazujące, iż można je było uznać za informacje typu „know-how”. Wskazuje na to bowiem ich niejawny charakter, gdyż nie były one powszechnie znane, ani łatwo dostępne. Informacje te były istotne, a co za tym idzie ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową, a także możliwe do zidentyfikowania, ponieważ opisane zostały w sposób wystarczająco zrozumiały, aby można było sprawdzić, czy spełnia kryteria poufności i istotności. Kwestia braku nośnika informacji praktycznych typu know-how należało zatem potraktować wyłącznie w kategoriach procesowych, to znaczy dowodowych, a nie materialno-prawnych.

5. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 9.09.2010 r., I SA 847/10. Legalis

Zakwalifikowanie usług jako użytkowanie know-how nie musi być uzależnione od tego, czy wiedza jest praktycznie stosowana za pośrednictwem pracowników zleceniodawcy czy zleceniobiorcy. Okoliczność, kto stosuję tę wiedzę, niedostępne powiesz powszechnie, niech wpływa na ocenę czy należności są wpłacone za szeroko rozumiane know-how. Nie stanowiłoby należności licencyjnych usługi polegające na czysto technicznej pomocy lub na konsultacjach udzielonych przez inżynierów, adwokatów lub księgowych, które  mógłby świadczyć dowolnie wybrany podmiot.

6. Wyrok WSA w Białymstoku z 18.11.2009 r., I SA 311/09, Legalis

Element w postaci identyfikacji wiedzy know-how, powinna się przede wszystkim odnosić do jej opisania w taki sposób, aby można było sprawdzić, czy spełnia kryteria niejawności i ich istotności. Aby know-how mogło być zidentyfikowane, musi być ono ustalone w umowie licencyjnej albo w odrębnym dokumencie, bądź też zarejestrowane w jakiekolwiek innej stosownej formie najpóźniej w chwili, kiedy know-how będzie przekazywane lub wkrótce potem, pod warunkiem, że odrębny dokument lub inne miejsce zarejestrowania będą dostępne w razie zaistnienia takiej potrzeby. Nośnik informacji praktycznych typu „know-how” należy traktować wyłącznie w kategoriach procesowych to znaczy dowodowych, a nie materialnoprawnych. Niedopuszczalne jest w postępowaniu podatkowym posługiwanie się przez organy podatkowe regułą formalizującą środki dowodowe, poprzez narzucanie podatnikowi w obowiązku udowadniania zaistniałych faktów, jedynie poprzez ściśle określone środki dowodowe. Składane przez podatnika organom podatkowym, dowody umowy nabycia wartość niematerialnych w postaci wiedzy w dziedzinie handlowej i organizacyjnej (w tym know-how) oraz obszerne wyjaśnienia na piśmie w przedmiocie udostępnienia tej wiedzy, uznać należy za wykazujące w sposób dostateczny związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych, umożliwiających stwierdzenie zasadności dokonania przez ten podmiot obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu art. 80 VAT.

[1] W.J. Katner (red.), Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9, Warszawa 2015.

[2] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego. Tom 3, Warszawa 2015

[3] W systemie amerykańskim, w orzecznictwie uznaje się know-how za przedmiot własności. W doktrynie polskiej stanowisko o istnieniu prawa podmiotowego do know-how zajmuje przede wszystkim S. Sołtysiński, a także E. Wojcieszko-Głuszko  i A. Michalak. Przeciwnikiem przyjęcia prawa podmiotowego do know-how jest B. Gawlik. Poważne zastrzeżenia zgłasza także E. Traple.

[4] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego. Tom 3, Warszawa 2015

[5] W.J. Katner (red.), Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9, Warszawa 2015.

[6] W.J. Katner (red.), Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9, Warszawa 2015.

[7] W.J. Katner (red.), Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9, Warszawa 2015.

[8] Tamże.

[9] Tamże.

[10] Tamże.

Wstecz