Umowa o komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych

27.09.2018

1. Uwagi ogólne

Umowy o prace badawcze – umowy o komercjalizację zawierane są z przedsiębiorcami. Zamawiający (przedsiębiorca) zleca prace ze względu na zainteresowanie komercyjną eksploatacją wyników B+R.

W przypadku umów o dofinansowanie projektów badawczych zasadą jest, że w braku odmiennego postanowienia prawa własności przemysłowej do wyników badań nabywa podmiot, któremu przekazano środki finansowe (beneficjent wsparcia – jednostka naukowa). Finansujący badania nie uzyskuje nawet dorozumianej licencji na korzystanie z wyników. Jest tak dlatego, że wsparcie finansowe miało pomóc jednostce opracować rozwiązanie naukowe. Jednostka taka sama dokona komercjalizacji wyniku badań (wdrażając go w swoich jednostkach organizacyjnych, udzielając licencji, sprzedając itd.).  

Inny przypadek zachodzi, gdy prace badawcze są finansowane przez przedsiębiorcę, wówczas z zasady nabywa prawo własności intelektualnej do wyniku badań naukowych B+R.  

W systemie normatywnym komercjalizacji zdarzało się, że strony umowy o prace badawcze pomijały „milczeniem”, kto jest uprawniony do wyniku – przedsiębiorca czy jednostka naukowa, w wyniku tego przyjęto w WynU rozwiązanie polegające na tym, że w takim przypadku prawa własności przemysłowej do wyniku badań nabywał wykonawca, ale zamawiającemu zapewniono licencję dorozumianą. To rozwiązanie zostało przejęte do przepisu art. 81 PrWłPrzem, który stanowi, że jeżeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac (licencja dorozumiana). 

Wskazać również należy, że jednym z najważniejszych postanowień umów o prace badawcze jest wskazanie, komu przysługuje prawo do ubiegania się o ochronę w UP, jeśliby się okazało, że wynik badań ma zdolność patentową lub ochronną. Zamieszczanie tych postanowień sprawia, że licencja dorozumiana, choć jest instytucją skomplikowaną, traci na praktycznym znaczeniu. Większą rolę odgrywa kwestia prawidłowej wykładni umów o prace badawcze, które zawierają niejasne postanowienia odnośnie do uprawnień obu stron do wyników prac badawczych. 

2. Licencja przymusowa 

Art. 81 PrWłPrzem wprowadza domniemanie udzielenia licencji przez wykonawców prac badawczych i innych podobnych umów. Owa domniemana licencja obejmuje przekazane przez wykonawcę wynalazki. Przepis art. 81 PrWłPrzem ma charakter dyspozytywny, co umożliwia to odmienne ukształtowanie treści stosunku prawnego.  Licencja dorozumiana nie powstaje wówczas, gdy zamawiającemu przysługuje prawo do przekazanego projektu wynalazczego lub gdy jest on współuprawniony do uzyskania patentu lub staje się współuprawnionym do takiego wynalazku. W takich sytuacjach uprawnienie do stosowania wynalazku nie wymaga ani rzeczywistej, ani domniemanej zgody wykonawcy. Ma to miejsce wówczas, gdy np. zamawiający zastrzega sobie „własność” wyników prac badawczych albo strony uzgadniają, że prawo do przyszłych wynalazków będzie im przysługiwało wspólnie.

Licencja dorozumiana ma charakter niewyłączny. Zgodnie z art. 77 PrWłPrzem Licencjodawca ma obowiązek przekazania wszystkich posiadanych informacji i doświadczeń potrzebnych do korzystania z wynalazku. Obowiązek taki wynika także z reguły z umowy o wykonanie praw badawczych. Licencjobiorca może rozpocząć stosowanie wynalazku jeszcze przed udzieleniem patentu. Wykonawca, któremu służy prawo do patentu, może także zaniechać zgłoszenia w UP z uzasadnionych względów gospodarczych. Aby uniknąć sporów, czy stosowany projekt stanowi wynalazek, strony umowy o prace badawcze lub rozwojowe powinny rozstrzygnąć problemy związane z oceną wyników przekazywanych w ramach umów oraz ustalić terminy uiszczania ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia.

Wstecz