Zanim opublikujesz, sprawdź, czy nie uniemożliwisz komercjalizacji

22.10.2018

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym (PSW) przewiduje w art. 86e możliwość komercjalizacji prac rozwojowych powstałych na uczelniach, które w zależności od celu tworzenia i etapu mogą spełniać kryteria utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ważny z punktu widzenia komercjalizacji wyników badań naukowych jest moment ujawnienia czy też opublikowania utworu, który może zawierać wrażliwe informacje dotyczące osiągniętych wyników badawczych. Publikacja utworu powinna nastąpić po upewnieniu się, że komentowane rozwiązanie nie będzie komercjalizowane lub też, w przypadku decyzji o komercjalizacji wyniku badawczego, już po zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego czy też wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym. Powinna również być zredagowana w taki sposób, by nie zmniejszyć przewagi konkurencyjnej nabywanego wyniku badawczego przez przedsiębiorcę, jeśli publikacja go dotyczy.  

Każdy z wyżej wymienionych przedmiotów prawa własności przemysłowej, jako jedno z kryteriów uzyskania prawa wyłącznego, charakteryzuje „nowość” w rozumieniu światowym. Wcześniejsza publikacja zawierająca dane ujawniające istotę rozwiązania, pośrednio lub bezpośrednio, będzie skutkować obaleniem przesłanki „nowości” i w konsekwencji nieudzieleniem patentu dla wynalazku, prawa ochronnego do wzoru użytkowego czy też rejestracji wzoru przemysłowego. Uczelnia utraci w ten sposób potencjał komercjalizacyjny rozwiązania jako wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy w zależności od dziedziny, której wynik badawczy dotyczy.

A zatem kluczowe jest zdefiniowanie właściwego momentu przekazania utworu do publikacji.

Decyzja o jego publikacji nie powinna być samodzielną decyzją pracownika uczelni, lecz wynikiem kontrolowanego porozumienia w ramach zespołu, w tym w szczególności osoby odpowiedzialnej za identyfikację projektów zawierających potencjał komercjalizacyjny rozwiązania dla danej uczelni lub nadzorującej sprawy własności intelektualnej na wydziale lub w instytucie. Może też być pochodną przewidzianych wyników projektu badawczego prowadzonego w toku realizacji, tj. gdy decyduje się, co będzie ujawniane/publikowane, a co ma trafić do ochrony i komercjalizacji na zasadzie sprawnego zarządzenia dzielenia się wiedzą już na tym etapie projektu badawczego. Ścieżka decyzyjna jest zwykle określona w regulaminie zarządzania prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.

Oczywiście można zredagować publikację w ten sposób, aby nie ujawniała wypracowanych wyników badań, dopilnowując odpowiedniej redakcji tekstu, potencjalnego ujawnienia nowości lub danych wrażliwych z punktu widzenia ochrony wynalazczej lub know-how.

Proces ten powinien być skorelowany ze sprawnym sposobem zarządzenia procesem wyboru ścieżki komercjalizacyjnej rozwiązania (lub jej niepodejmowaniem), decyzją o zgłoszeniu rozwiązania do ochrony oraz uwolnieniem utworu do publikacji w przypadku negatywnej decyzji o utrwaleniu praw. W ten sposób zostaną osiągnięte cele uczelni, tj. komercjalizacja i wynik finansowy, oraz naukowca – publikacja utworu gratyfikowana punktami.

Źródło: Deloitte Innovation Consulting

Wstecz